隨著審查形勢(shì)的嚴(yán)格化，近年來(lái)，專利因?yàn)橐恍┘?xì)節(jié)問(wèn)題被審查員質(zhì)疑技術(shù)方案，進(jìn)而發(fā)出“事實(shí)認(rèn)定”相關(guān)審查意見(jiàn)的情況屢見(jiàn)不鮮，但由于審查員并非技術(shù)性人員，因此，也常常會(huì)在事實(shí)認(rèn)定時(shí)犯錯(cuò)誤；應(yīng)對(duì)此類問(wèn)題時(shí)，有些人望而卻步、心虛不已，有些人則與審查員“一杠到底”、樂(lè)此不疲，但要知道，凡事都要講究方法，若一味地與審查員“杠”下去，不僅不能解決問(wèn)題，還有可能收到快速駁回的“buff”。

對(duì)此，筆者結(jié)合幾個(gè)案例，談?wù)剳?yīng)對(duì)此類事實(shí)認(rèn)定問(wèn)題時(shí)，應(yīng)該怎么做。

1、擺事實(shí)、講證據(jù) 

【案例1】

審查意見(jiàn)認(rèn)為：

本申請(qǐng)的產(chǎn)品屬于食品領(lǐng)域，原料中均使用了接骨木莓，接骨木莓實(shí)質(zhì)上是指接骨木，而在中國(guó)接骨木屬于中藥，不屬于《可用于保健食品的物品名單》，亦不屬于《既是食品又是藥品的物品名單》……本申請(qǐng)屬于根據(jù)專利法第五條第一款的規(guī)定，不能被授予專利權(quán)。

意見(jiàn)陳述回應(yīng)總結(jié)：

①通過(guò)定義指出接骨木莓與接骨木的區(qū)別：

接骨木：中藥材名。本品為忍冬科植物接骨木的莖枝。全年可采。功能主治為：祛風(fēng)，利濕，活血，止痛。治風(fēng)濕筋骨疼痛，腰痛，水腫，風(fēng)癢，癮疹，產(chǎn)后血暈，跌打腫痛，骨折，創(chuàng)傷出血。接骨木莓：通常為黑接骨木（也稱為歐洲接骨木）的果實(shí)。接骨木莓干或果汁用于治療流行性感冒，感染，坐骨神經(jīng)痛，頭痛，牙齒疼痛，心臟疼痛和神經(jīng)痛以及瀉藥和利尿劑。還可以煮熟并用于制作果汁，果醬，酸辣醬，餡餅和接骨木漿果酒。目前它已經(jīng)成為了美國(guó)中藥補(bǔ)充劑的排名前3，在世界各地應(yīng)用廣泛。

②列舉現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T 31121-2014 果蔬汁類及其飲料-表B1中即包含接骨木莓；接骨木相關(guān)的其他部位，如接骨木花凈油、接骨木花提取物在GB 2760-2014 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)中也被規(guī)定可作為食品用天然香料進(jìn)行使用；

③列舉已知含有接骨木莓的食品：Wellous唯樂(lè)接骨木莓、小電筒成長(zhǎng)營(yíng)養(yǎng)粉；

④列舉關(guān)于接骨木莓在食品中的添加的已有相關(guān)授權(quán)專利或文獻(xiàn)研究。

由以上內(nèi)容綜合佐證接骨木莓與接骨木的不同，以及其在食品中添加的合規(guī)性。

2、分析機(jī)理、解釋機(jī)理

【案例2】

審查意見(jiàn)認(rèn)為：

試驗(yàn)結(jié)果顯示對(duì)比例3的抑菌效果比實(shí)施例1差（10倍左右），但經(jīng)計(jì)算，實(shí)施例1和對(duì)比例3中的活性清潔因子和殺菌劑的總量一致，該現(xiàn)象不符合本領(lǐng)域一般認(rèn)知。

意見(jiàn)陳述回應(yīng)總結(jié)：

①指出原料中除活性清潔因子和殺菌劑外其他成分同樣具有殺菌抑菌作用；

②指出原料之間的協(xié)同作用，點(diǎn)明產(chǎn)品抑菌殺菌作用是各原料綜合作用的結(jié)果；

③結(jié)合殺菌抑菌試驗(yàn)方法進(jìn)行佐證，說(shuō)明其他機(jī)理對(duì)殺菌抑菌效果的影響：

本申請(qǐng)的試驗(yàn)并非是將產(chǎn)品直接進(jìn)行殺菌試驗(yàn)驗(yàn)證，而是將產(chǎn)品經(jīng)過(guò)100次沖洗之后再考察相關(guān)浸漬液對(duì)兩種菌的殺菌情況，百次沖洗后，有效成分會(huì)有流失。

【案例3】

審查意見(jiàn)認(rèn)為：

說(shuō)明書第49-53段記載了產(chǎn)品對(duì)尿素的降解試驗(yàn)；然而，卻并未對(duì)產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)尿素降解及尿素降解的反應(yīng)機(jī)理進(jìn)行具體詳實(shí)的解釋說(shuō)明。

意見(jiàn)陳述回應(yīng)總結(jié)：

①依據(jù)審查指南，指出機(jī)理解釋并非必要要求，指出專利與機(jī)理探討類文獻(xiàn)的區(qū)別性：

經(jīng)查閱審查指南，僅在涉及化學(xué)產(chǎn)品新用途處看到有關(guān)“機(jī)理”二字的相關(guān)說(shuō)明（且機(jī)理的限定對(duì)新創(chuàng)性也并未有相關(guān)影響，審查指南也有記載：創(chuàng)立發(fā)明的途徑不論是歷盡艱辛還是偶然性均不會(huì)影響發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)價(jià)）；其他地方均未看到專利中提供機(jī)理的必要性記載，專利并非如特定文獻(xiàn)文章的純理論研究，而是表觀事實(shí)、效果的體現(xiàn)，機(jī)理則是微觀條件下的細(xì)化研究，多在理論性學(xué)術(shù)文章中體現(xiàn)。

②結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)、技術(shù)特點(diǎn)等，補(bǔ)充可能性機(jī)理解釋。

值得說(shuō)明的是：

1-盡管機(jī)理解釋并非必要要求，但審查員想看到的仍是對(duì)機(jī)理方面的相關(guān)內(nèi)容，若能補(bǔ)充，請(qǐng)務(wù)必補(bǔ)充；

2、撰寫專利案件時(shí)，能補(bǔ)充機(jī)理請(qǐng)盡量補(bǔ)充，尤其中藥領(lǐng)域君臣佐使案件一定要補(bǔ)充；

3、解釋機(jī)理可以，但不要被審查員拉進(jìn)坑底堵死所有門路，否則審查員可能會(huì)進(jìn)一步指出“技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的、容易想到的”，從而認(rèn)為該方案不具有新創(chuàng)性。

3、輔助提供產(chǎn)品照片、試驗(yàn)照片

若相關(guān)專利的對(duì)應(yīng)的上市產(chǎn)品或試驗(yàn)時(shí)的照片可一并補(bǔ)充提供，從而增加可信度。

4、提供原始證據(jù)證明

若審查意見(jiàn)明確指出“還請(qǐng)申請(qǐng)人提供試驗(yàn)記錄加以佐證”時(shí)，就老老實(shí)實(shí)提供試驗(yàn)數(shù)據(jù)原始記錄吧，要記住，有證據(jù)不一定能授權(quán)，沒(méi)有證據(jù)一定授不了權(quán)。

但切記，原始試驗(yàn)數(shù)據(jù)并非是照搬原申請(qǐng)記載的表格，審查員想看的絕非是復(fù)制粘貼的內(nèi)容，而是在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，最原始的記錄。

這就要求發(fā)明人在進(jìn)行試驗(yàn)后，務(wù)必保留好原始試驗(yàn)數(shù)據(jù)，至少要保留至專利結(jié)案后，以防止因證據(jù)不足而造成專利的駁回乃至無(wú)效。

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