我們在年前進行了“以優(yōu)先權(quán)為突破口的審查無效案例”的直播分享，主要概述了優(yōu)先權(quán)制度、利用優(yōu)先權(quán)修改明顯錯誤和完善技術(shù)方案的方法、以及以優(yōu)先權(quán)為突破口的一些審查無效案例。

看回放 可按照圖片方式

其中案例主要涉及了優(yōu)先權(quán)相同主題判斷時需要注意的“首次申請”、“數(shù)值范圍”、“上下位概念”和“馬庫什權(quán)利要求”等問題，所述案例均因為文本撰寫上的失誤導(dǎo)致了優(yōu)先權(quán)不成立，使自己的在先申請成為了現(xiàn)有技術(shù)，最終影響了在后申請的新創(chuàng)性，我們稱其為“自殺式申請”。

直播之后，很多朋友在我們的直播群里針對優(yōu)先權(quán)相關(guān)的實務(wù)問題進行討論，有些問題非常值得思考，在這里和大家進行分享。

問：申請階段優(yōu)先權(quán)是否成立有答復(fù)修改的機會嗎？比如在后申請記載的范圍比在先申請大，是會直接認定優(yōu)先權(quán)不成立，還是說可以通過修改權(quán)利要求來獲得優(yōu)先權(quán)？

答：小編認為是可以修改的，但是要注意小范圍的方案在在先和在后申請中均有記載，而不能單純依據(jù)優(yōu)先權(quán)文本修改。我們在撰寫過程中要注意申請文本中范圍的多層次設(shè)置來為自己提供更廣闊的修改空間。

問：A和B兩篇優(yōu)先權(quán)，時間差為4個月，然后主張A和B提交了在后申請C，4個月后又主張B提交在后申請D，想問下，這種情況的話，在后申請D存在哪些風險？

答：小編認為這種情形D應(yīng)該可以享有優(yōu)先權(quán)，風險應(yīng)該是存在C和D的重復(fù)授權(quán)問題，因為同一個首次申請可以作為多個在后申請的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

問：會不會存在C是D的抵觸申請，進而破壞D的新穎性？

答：細則11條 除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。

所以，法22.2 新穎性判斷里提及的申請日判斷應(yīng)當提前到優(yōu)先權(quán)日，這樣推定應(yīng)該不涉及抵觸申請的問題。

問：C主張A+B，假如最早優(yōu)先權(quán)日(即A的申請日)：2021.01.28；D主張B的優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日：2021.05.28；這樣的話，C有沒有可能是D的抵觸申請？

答：抵觸申請的判斷時在申請日（或優(yōu)先權(quán)日）之前向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出的專利申請，而C并不是在B之前提出的，所以不夠成抵觸申請，這里的“提出”小編認為應(yīng)該是實際申請日。

問：依賴于實驗數(shù)據(jù)的方案，在先申請文本如果沒有實驗數(shù)據(jù)，能夠以要求優(yōu)先權(quán)的形式在在后申請中進行補充實驗數(shù)據(jù)嗎？

答：這種情形也需要看在先申請具體公開到了怎樣的程度，比如在先申請記載了多個具體的實施例，也在申請文本中定性闡述了實施例的性能或效果，這種情形下，這種情況下以要求優(yōu)先權(quán)的形式將具體的實驗數(shù)據(jù)補充到在后申請中是沒有問題的。

要求優(yōu)先權(quán)最重要的要求應(yīng)當是不要在在后申請中出現(xiàn)原始申請文本中沒有記載的技術(shù)方案。

針對上述問題，大家有什么觀點，也可以在我們的微信評論區(qū)進行交流討論。