如何消除新技術(shù)與創(chuàng)造性判斷的隔閡，避免“事后諸葛亮”，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得授權(quán)？

在專利代理工作中，與技術(shù)人員溝通以及判斷技術(shù)交底的創(chuàng)造性均為必須且重要的工作內(nèi)容；然而，在與技術(shù)人員溝通技術(shù)方案研發(fā)過程所克服的困難/解決的技術(shù)問題的時候，經(jīng)常會出現(xiàn)技術(shù)人員對于兩項技術(shù)的結(jié)合形成的技術(shù)方案的認(rèn)識局限于“本領(lǐng)域目前還未有同樣的技術(shù)”，導(dǎo)致溝通效率低的問題，導(dǎo)致代理人無法很好的了解技術(shù)方案本身，進(jìn)而對于創(chuàng)造性的判斷受限，最終只能基于檢索內(nèi)容采用常規(guī)的三步法判斷交底的創(chuàng)造性。

然而，三步法的第二步與第三步中，實際上均提及了“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”，即實際上三步法的充分使用一定是基于本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行的，而僅基于所檢索到的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行三步法判斷創(chuàng)造性，則易忽略創(chuàng)造性的判斷需站位申請日前本領(lǐng)域技術(shù)人員，從而無法準(zhǔn)確的比較技術(shù)交底技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別及其中的創(chuàng)造性，導(dǎo)致“事后諸葛亮”的問題。

同時，在審查意見的答復(fù)過程中，也經(jīng)常會出現(xiàn)本申請的技術(shù)方案對于兩項現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合是顯而易見的情況，而忽略了申請日前本領(lǐng)域技術(shù)人員所面臨的技術(shù)問題，或是實際上檢索到的現(xiàn)有技術(shù)對于本領(lǐng)域技術(shù)人員存在顯而易見的，且難以相互簡單結(jié)合的“弊端”；導(dǎo)致對于創(chuàng)造性的估計偏低，出現(xiàn)”事后諸葛亮“的問題。

可見，“事后諸葛亮”無論在申請文本的撰寫過程中，還是對于審查意見的答復(fù)過程中，都是需要注意的內(nèi)容；而在與技術(shù)人員溝通效率差，或是暫時沒有技術(shù)人員可以溝通的情況下，是否我們可以通過其他手段認(rèn)清技術(shù)方案的創(chuàng)造性，或是發(fā)現(xiàn)審查意見對創(chuàng)造性判斷有問題的內(nèi)容，進(jìn)而針對性的突出或答復(fù)，提高專利的授權(quán)前景呢？

答案當(dāng)然是肯定的。

在此，筆者將分享一個審查意見答復(fù)案例，結(jié)合案例說明如何避免或答復(fù)“事后諸葛亮”。

案例技術(shù)方案：

一種化合物C-4的制備方法，路徑如下所示：

審查意見認(rèn)為對比文件可以總結(jié)出以下啟示：

D1給出了C-4的制備方法，然而根據(jù)D2將D1中化合物12的含S取代基替換為本申請的Cl是不需要創(chuàng)造性勞動的；而D3給出了與本申請化合物C-1具有相似結(jié)構(gòu)化合物的氨基可以發(fā)生取代反應(yīng)的技術(shù)啟示，同時還給出了與本申請化合物C-1具有相似結(jié)構(gòu)化合物的制備方法。

綜上所述，審查意見認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過D2給出的技術(shù)啟示更換D1中化合物12通過逆合成分析方法，按照D3公開的內(nèi)容制備化合物C-1并經(jīng)過結(jié)合D3給出的技術(shù)啟示通過兩步取代反應(yīng)得到本申請的技術(shù)方案。

而審查意見中確認(rèn)的技術(shù)問題為：提供一種不同的化合物C-4合成方法。

初看審查意見的陳述的內(nèi)容，會發(fā)現(xiàn)按照審查意見的思路“似乎”可以得到本申請的技術(shù)方案，從而解決本申請的相比于D1解決的“技術(shù)問題”。

然而站位申請日前本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，再次閱讀審查意見，會發(fā)現(xiàn)事實上并非如此簡單：

作為一個化工合成領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)人員，即便以解決審查員認(rèn)定的技術(shù)問題為目的，在已知要合成的化合物C-4的 結(jié)構(gòu)式的情況下，必然是遵循本領(lǐng)域的化合物合成的方法進(jìn)行。

因此，首先通過檢索找到了逆合成分析的思路，簡單來說，逆合成分析是將目標(biāo)產(chǎn)物的化學(xué)鍵進(jìn)行一步步的切斷，進(jìn)而分析得到不同的起始原料及合成方法，因此往往通過確定骨架的構(gòu)成，聯(lián)想官能團(tuán)的形成難易度，確定實際切斷骨架上的重點(diǎn)官能團(tuán)，最終得到化合物的合成路線及反應(yīng)原料。

按照上述思路進(jìn)行分析可知，本申請僅從骨架化合物C-1的確定方面，便與D1采用的化合物9產(chǎn)生了顯著的差異，在骨架化合物不一致的情況下，根據(jù)前述的逆合成分析的思路，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以知曉，在實際的逆合成過程中，切斷何種化學(xué)鍵以及在何種先后順序切斷是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要實際處理的問題。

進(jìn)一步分析每一步所切斷的化學(xué)鍵，如：本申請的化合物C-1到化合物C-2反應(yīng)步驟，出現(xiàn)了兩個O-H鍵的斷裂，同時出現(xiàn)了兩個連接有O官能團(tuán)C原子間的N-H鍵的斷裂；而D1的化合物9到化合物11則是伴隨著一個C-N鍵的斷裂，以及一個連接有O官能團(tuán)C原子及連接有乙硫基的C原子間的N-H鍵的斷裂；同時二者N-H鍵斷裂后連接的新的取代基不同。

可見，仔細(xì)考察逆合成中的各個細(xì)節(jié)，其實本申請逆合成思路與D1具有顯著差異；同時根據(jù)本領(lǐng)域公知，相鄰的官能團(tuán)對于化學(xué)鍵的斷裂是具有顯著影響的，此時只需要針對性的詢問技術(shù)人員上述化學(xué)鍵斷裂間的差異，并搜集相關(guān)的證據(jù)，便可以充分的答復(fù)審查審查意見。

因此，在答復(fù)陳述中，結(jié)合技術(shù)人員的陳述，詳盡的從氯鄰位胺基連接的基團(tuán)對于氯的縮合作用，以及涉及的烷基類基對氯縮合反應(yīng)影響較?。煌怀霰旧暾埪揉徫话坊线B接的2,4,5-三氟苯甲基，及對位類芐胺基團(tuán)，均為吸電子基團(tuán)，兩者均不利于縮合反應(yīng)，相比對比文件D2縮合難度更大；并進(jìn)一步說明本申請通過先選擇性進(jìn)行氯對位胺的縮合再進(jìn)行氯鄰位胺縮合所克服的問題及優(yōu)點(diǎn)，最終結(jié)合一系列分析陳述突出本申請與對比文件的不同，最終順利取得授權(quán)。

最后做一下總結(jié)，雖然真正的站位本領(lǐng)域技術(shù)人員是一件較為困難的事情，但我們?nèi)钥梢詮囊韵聝蓚€點(diǎn)的去查找資料或與技術(shù)人員溝通，提高對本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解：

1.盡可能的細(xì)化技術(shù)方案中每一步可能遇到的技術(shù)問題；

2.是否技術(shù)方案中一部分技術(shù)特征解決了潛在的技術(shù)問題，導(dǎo)致雖然技術(shù)方案整體解決的技術(shù)問題與對比文件相同或相似，但實際還解決了其他完全不同的、潛在的技術(shù)問題。

站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的技巧是多方面的，仍需在實踐中進(jìn)行探索及學(xué)習(xí)，在本文的最后，分享一個案例，對本文進(jìn)行補(bǔ)充：

【十大案件】評析“發(fā)光裝置及顯示裝置”發(fā)明專利無效宣告請求案-本領(lǐng)域技術(shù)人員水平的確定和技術(shù)啟示的判斷。