引言

本案發(fā)明專(zhuān)利含有11條權(quán)利要求，但無(wú)效宣告僅僅對(duì)其中的1條權(quán)利要求，即最后的權(quán)利要求11提起了無(wú)效宣告，這種情況比較少見(jiàn)。顯示了請(qǐng)求人采取集中攻擊侵權(quán)條款，而忽略其他不相關(guān)權(quán)利要求的聚焦策略。 

【案件信息】

案件編號(hào)：第4W11103號(hào)

決定日：2021年09月06日

發(fā)明創(chuàng)造名稱(chēng)：用于抑制蛋白酶體的化合物

無(wú)效宣告請(qǐng)求人：江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司

專(zhuān)利權(quán)人：歐尼斯治療公司

專(zhuān)利號(hào)：201l10145272.7

【基本案情】

江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)請(qǐng)求人）于 2020年09月 08日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，請(qǐng)求宣告本專(zhuān)利權(quán)利要求11無(wú)效。其理由是：

說(shuō)明書(shū)未對(duì)權(quán)利要求11的技術(shù)方案作出清楚和完整的說(shuō)明，不符合專(zhuān)利法第 26 條第3款的規(guī)定；相應(yīng)的，權(quán)利要求11得不到說(shuō)明書(shū)的支持，不符合專(zhuān)利法第26條第4款的規(guī)定，權(quán)利要求11不具備創(chuàng)造性，不符合專(zhuān)利法第22條第3款的規(guī)定。

專(zhuān)利權(quán)人針對(duì)上述無(wú)效宣告請(qǐng)求于 2020年11 月 02 日提交了意見(jiàn)陳述書(shū)和相關(guān)證據(jù)，未修改權(quán)利要求。

合議組于2021年09月06日做出決定，維持 201110145272.7號(hào)發(fā)明專(zhuān)利權(quán)有效。                          

權(quán)利要求11的內(nèi)容如下：

值得注意的是，本權(quán)利要求的形式為：

限定+組合物

（選擇性抑制 20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性+組合物）

即本權(quán)利要求為有限定的組合物專(zhuān)利，并非用途專(zhuān)利。這個(gè)點(diǎn)可能決定了本專(zhuān)利無(wú)效審查中的立足點(diǎn)的差異。如果本專(zhuān)利是用途專(zhuān)利，那么無(wú)效決定的考慮基點(diǎn)可能會(huì)有根本不同。 

【決定要點(diǎn)】

1、公開(kāi)了化合物的一種用途，即滿(mǎn)足了化合物專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分的基本要求。

首先，專(zhuān)利局認(rèn)為，本專(zhuān)利其中一個(gè)實(shí)施例記載了卡非佐米抑制 20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性的效果，因此本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)已經(jīng)充分公開(kāi)了卡非佐米抑制20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性的效果，即已經(jīng)公開(kāi)了化合物的至少一種用途，滿(mǎn)足說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分的基本要求。

即，在化合物專(zhuān)利中，只要文本記載了一種用途，就達(dá)到了說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的最低要求。

2、說(shuō)明書(shū)的充分公開(kāi)的確定，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并不是必須的。

雖然請(qǐng)求人認(rèn)為權(quán)利要求11中的前序部分限定了“選擇性”這個(gè)特征。

但說(shuō)明書(shū)中并沒(méi)有提供任何實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明具體的“選擇性”抑制效果。

但，專(zhuān)利局認(rèn)為，結(jié)合說(shuō)明書(shū)發(fā)明內(nèi)容部分，記載了本文化合物對(duì)于20S 蛋白酶體選擇性高于其他蛋白酶。因此并不是必須實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明選擇性的高低。

3、現(xiàn)有技術(shù)給出沒(méi)有方向明確的規(guī)律指導(dǎo)，即可認(rèn)為沒(méi)有給出相應(yīng)的技術(shù)啟示

專(zhuān)利局認(rèn)為，首先，證據(jù)1中化合物16和18的不同活性，間接說(shuō)明乙?；鶎?duì)于化合物整體的活性具有明顯影響，但影響的方向并沒(méi)有明確啟示。

其次，雖然證據(jù)1表明亞基更偏向于較長(zhǎng)的底物或抑制劑，但乙?；呀?jīng)是較長(zhǎng)結(jié)構(gòu)，證據(jù)1并未提供具有乙?；L(zhǎng)結(jié)構(gòu)的其他化合物，因此無(wú)法預(yù)期進(jìn)一步延長(zhǎng)末端結(jié)構(gòu)對(duì)化合物帶來(lái)的影響。

筆者疑問(wèn)：

為何專(zhuān)利局認(rèn)為乙?；禽^長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)？為何必須提供更長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的化合物才可以認(rèn)定為明確的預(yù)期？

也許，在無(wú)效階段專(zhuān)利局對(duì)于技術(shù)啟示采取了較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。這與專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查階段對(duì)于技術(shù)啟示采取了較為激進(jìn)的態(tài)度明顯不同。 

【啟示】

1、本發(fā)明的權(quán)利要求11的前序部分，使用了“選擇性”的不必要詞語(yǔ)，導(dǎo)致成為了專(zhuān)利無(wú)效攻擊的靶子，引起了不必要的麻煩，因此在撰寫(xiě)權(quán)利要求書(shū)的前序部分一定要慎重。

2016年4月1日發(fā)布的最高院《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返牡?條規(guī)定：在人民法院確定專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。 因此，在撰寫(xiě)的序部分中，不必要的技術(shù)特征應(yīng)謹(jǐn)慎引入。

2、現(xiàn)有技術(shù)的啟示，只有具有方向明確的規(guī)律性啟示，才可以認(rèn)定為具有啟示。當(dāng)即使有啟示但方向相反時(shí)，認(rèn)定為沒(méi)有技術(shù)啟示。