近年來，專利無效案件的數(shù)量增長迅猛，從最初統(tǒng)計的2008年1351件一路增長至2021年5240件。

而在專利無效程序中，往往會涉及到權(quán)利要求書的修改，其修改準(zhǔn)則是什么呢？

無效程序中對權(quán)利要求書的修改應(yīng)符合專利法實施細則第69條的規(guī)定，并滿足審查指南第四部分第三章的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)行的審查指南為2010版，其在2017年針對無效程序權(quán)利要求書的修改這部分內(nèi)容又做了修改。

2010年版《專利審查指南》在4.6.2節(jié)規(guī)定了修改權(quán)利要求書的方式一般限于三種：權(quán)利要求的刪除、合并以及技術(shù)方案的刪除。

2017年修改后的《專利審查指南》（2017年4月1日起實施且現(xiàn)行有效）在第4.6.2節(jié)中規(guī)定，修改權(quán)利要求書的方式一般限于：權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。

即：其將“權(quán)利要求的合并”調(diào)整為“權(quán)利要求的進一步限定”，并增加了明顯錯誤的修正。

其中，“權(quán)利要求的進一步限定”是指，在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護范圍。

這意味著在采用“權(quán)利要求的進一步限定”修改方式時，專利權(quán)人無須將從權(quán)中的全部技術(shù)特征進行合并，只需針對權(quán)利要求中存在的缺陷補入能克服該缺陷的一個或多個技術(shù)特征即可，這樣可以避免將從權(quán)全部技術(shù)特征合并導(dǎo)致的修改后的權(quán)利要求保護范圍過小的情況。

放寬后的修改限制使得修改后的權(quán)利要求能夠保持合理的、更大的保護范圍，進而使得專利權(quán)人可以對其發(fā)明創(chuàng)造進行強有力的保護。

但是，對于如何理解與適用“權(quán)利要求的進一步限定”，在實踐中引起了較大爭議，致使專利權(quán)人、甚至合議組成員都比較困惑：“權(quán)利要求的進一步限定”具體允許的修改尺度是怎樣的？

下面我們就這一問題進行分析和探討。

一、《專利審查指南》中有關(guān)無效程序中權(quán)利要求修改的具體規(guī)定

《專利審查指南》第4.6.1節(jié)規(guī)定了無效程序中權(quán)利要求書的修改原則是：

（1）不得改變原權(quán)利要求的主題名稱；

（2）與授權(quán)權(quán)利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍；

（3）不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍；

（4）一般不得增加未包含在授權(quán)權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。

同時，《專利審查指南》第4.6.3節(jié)規(guī)定：在專利復(fù)審委員會作出審查決定之前，專利權(quán)人可以刪除權(quán)利要求或者權(quán)利要求中包括的技術(shù)方案。

僅在下列三種情形的答復(fù)期限內(nèi)，專利權(quán)人可以以刪除以外的方式修改權(quán)利要求書：

（1）針對無效宣告請求書。

（2）針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據(jù)。

（3）針對專利復(fù)審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)。

綜合4.6.1修改原則、4.6.3修改時機的規(guī)定，“權(quán)利要求的進一步限定”應(yīng)當(dāng)理解為：

修改必須是針對無效宣告中的理由或者證據(jù)來作出的，并且遵循4.6.1規(guī)定的修改原則，尤其是“與授權(quán)權(quán)利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍”、“不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”這兩條原則。

二、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會的學(xué)理性探討文章解讀

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（機構(gòu)改革前名稱）撰寫的《對“權(quán)利要求的進一步限定”的理解與適用》一文中，作者分別結(jié)合審查指南修改的出發(fā)點、修改的價值目標(biāo)，通過文義解釋、體系解釋以及目的解釋對“進一步限定”式修改的理解進行了解讀。

該文指出，“權(quán)利要求的進一步限定”的適用規(guī)則是：

（1）通過在所要修改的權(quán)利要求中補入原權(quán)利要求書中其他權(quán)利要求的一個或多個技術(shù)特征，形成一個新的保護范圍更小的權(quán)利要求，以代替原來的權(quán)利要求，原來的權(quán)利要求不再保留；

（2）修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對于原權(quán)利要求書不發(fā)生超出預(yù)期的變化；

（3）并且通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系。

針對上述適用規(guī)則（2）和（3），小編以為：

這兩條適用規(guī)則的界定是模糊的，對于“修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對于原權(quán)利要求書不發(fā)生超出預(yù)期的變化”，該“預(yù)期”具體指的是什么？

對于“通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系”，我們無法明確得知“增加權(quán)利要求”、“重新撰寫權(quán)利”、“新的權(quán)利要求層次體系”的判定準(zhǔn)則。

毫無疑問，基于不同的立場，審查員、公眾、專利權(quán)人和無效請求人對于這些問題的理解和答案可能是完全不同的，因此，在實踐中，無論是審查員還是專利權(quán)人或無效請求人，都很難準(zhǔn)確地理解并把握這兩條適用規(guī)則的限定尺度。

同時，該文中列舉了如下三種禁止適用情形：

（1）在未對獨立權(quán)利要求進行修改的情況下，僅增加新的從屬權(quán)利要求（權(quán)利要求書包括為獨立權(quán)利要求1和從屬權(quán)利要求2-10，專利權(quán)人未修改原權(quán)利要求1-10，而通過對權(quán)利要求書中的特征進行組合增加了新的從屬權(quán)利要11-15）；

（2）同一獨立權(quán)利要求中分別加入不同的技術(shù)特征，形成多個新的獨立權(quán)利要求（分別對原權(quán)利要求1作出3次進一步的限定，從而形成新的權(quán)利要求1、9、12）；

（3）對原權(quán)利要求的特征進行重新組合，增加一組或多組新的權(quán)利要求（專利權(quán)人未修改原權(quán)利要求，而是增加了一組新的權(quán)利要求49-60，新的獨立權(quán)利要求49來自于原權(quán)利要求的部分技術(shù)特征的重新組合）。

對于（1）和（3）不符合“縮小保護范圍”的要求，不屬于對權(quán)利要求的進一步限定，禁止適用沒有什么爭議。

但是對于（2）的情形，認為這種修改方式實質(zhì)上是對權(quán)利要求書進行了重新撰寫，構(gòu)建了新的權(quán)利要求保護體系，也不符合社會公眾對修改的預(yù)期，不符合“進一步限定”式修改的要求中”，該觀點是值得商榷的。

在實踐中，無效宣告程序中，在原權(quán)利要求相對于證據(jù)不具備專利性的情況下，專利權(quán)人對于在同一獨立權(quán)利要求中分別加入不同技術(shù)特征形成的不同技術(shù)方案是否具有專利性沒有把握、同時又不希望不適當(dāng)?shù)乜s小保護范圍或舍棄一部分技術(shù)方案。有可能在修改時，在同一獨立權(quán)利要求中分別加入不同技術(shù)特征形成多個新的獨立權(quán)利要求，這些新的獨立權(quán)利要求的主題名稱沒有變化，只是在原獨立權(quán)利要求中加入某些技術(shù)特征而相對于原獨立權(quán)利要求縮小了其保護范圍，這不能被認為是對權(quán)利要求進行重新撰寫，也沒有構(gòu)建新的權(quán)利要求保護體系，原則上應(yīng)當(dāng)是被允許的。

三、實踐案例

 [案例1]

第37563號無效宣告請求審查決定

在斯攀氣凝膠公司與廣州埃力生高新科技有限公司關(guān)于“凝膠片的制造方法”專利無效糾紛中，請求人對于權(quán)利要求修改的具體意見如下：

修改方式不符合《專利審查指南》相關(guān)規(guī)定：新的權(quán)利要求1是在原權(quán)利要求1中補入了原權(quán)利要求4、6和19的部分技術(shù)特征，但是原權(quán)利要求19與原權(quán)利要求1之間并無從屬關(guān)系，該修改實際上是通過重新撰寫權(quán)利要求構(gòu)建了新的層次體系，因此不應(yīng)當(dāng)被允許。

權(quán)利要求2-12也存在相同的問題，同樣不應(yīng)當(dāng)被允許。

新的權(quán)利要求3來自于原權(quán)利要求20，但是原權(quán)利要求20并不從屬于原權(quán)利要求1，因此新權(quán)利要求3屬于新增加的從屬權(quán)利要求，不應(yīng)當(dāng)被允許；

同理，新權(quán)利要求10也不應(yīng)被允許。

新的權(quán)利要求4在原權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上修改了從屬引用關(guān)系，新的權(quán)利要求4引用了權(quán)利要求1-3任一項，而原權(quán)利要求3僅引用了權(quán)利要求1，這樣的修改是增加了新的從屬權(quán)利要求，不應(yīng)當(dāng)被允許；

同理，新權(quán)利要求5也不應(yīng)當(dāng)被允許。

對于請求人的上述主張，合議組經(jīng)合議審查后認為：“權(quán)利要求的進一步限定”并沒有要求所補入的技術(shù)特征必須來自于從屬于同一個獨立權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求，其可以來自權(quán)利要求書中的任一項權(quán)利要求，只要修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案符合專利法第33條即可”。

具體到本案，新權(quán)利要求1是在原權(quán)利要求1中補入原權(quán)利要求4、6和19的部分技術(shù)特征，并沒有通過重新撰寫權(quán)利要求構(gòu)建了新的層次體系，因此該修改符合《專利審查指南》關(guān)于修改方式的規(guī)定。

同理，權(quán)利要求2-12也符合關(guān)于修改方式的規(guī)定。

新權(quán)利要求3是在原權(quán)利要求20中補入原權(quán)利要求1、4、6和18的部分技術(shù)特征，并不屬于新增加的從屬權(quán)利要求，因此該修改符合《專利審查指南》關(guān)于修改方式的規(guī)定。

同理，新權(quán)利要求10也符合關(guān)于修改方式的規(guī)定。

新權(quán)利要求4包括3個并列的技術(shù)方案，該3個并列的技術(shù)方案分別是在原權(quán)利要求3、6和7的基礎(chǔ)上補入原權(quán)利要求書中的技術(shù)特征而形成的，其同樣并不是新增加的從屬權(quán)利要求，因此該修改符合《專利審查指南》關(guān)于修改方式的規(guī)定。

同理，新權(quán)利要求5也符合關(guān)于修改方式的規(guī)定。

即該合議組主張：同一獨立權(quán)利要求中可以分別加入來自同一組權(quán)利要求中不同從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征、來自另一組權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征、亦或者來自同一組以及另一組權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征，形成多個新獨立權(quán)利要求，在符合4.6.1節(jié)中修改原則的前提下，上述修改都是可預(yù)期并且應(yīng)當(dāng)是被允許的。

[案例2]

第38353號無效宣告請求審查決定

在蘋果公司與蔡俊杰關(guān)于“具有顯示器亮度控件的電子設(shè)備”專利無效糾紛中，合議組口審過程中，明確告知專利權(quán)人，在無效程序中修改權(quán)利要求時不能將一個獨立權(quán)利要求進行任意次限縮以形成任意項獨立權(quán)利要求，且修改必須不得超出原申請文件記載的范圍。

同時，審查決定對于權(quán)利要求書的修改是否可接受作了明確闡述：

經(jīng)審查, 專利權(quán)人于2017年12月18日對權(quán)利要求書進行了修改，其中，將授權(quán)公告的權(quán)利要求5的特征補入授權(quán)公告的獨立權(quán)利要求8形成新的獨立權(quán)利要求，該修改符合《專利審查指南》中對于進一步限定的要求。

但是，在進行上述修改后，授權(quán)公告的獨立權(quán)利要求8已經(jīng)不再存在，便無法將其作為基礎(chǔ)而對其再作進一步限定，故專利權(quán)人還將授權(quán)公告的權(quán)利要求7的附加特征補入授權(quán)公告的獨立權(quán)利要求8以形成又一獨立權(quán)利要求的修改方式，不符合《專利審查指南》對于“權(quán)利要求的進一步限定”的要求。

專利權(quán)人于2018年4月16日再次對權(quán)利要求書進行了修改，其中，將授權(quán)公告的權(quán)利要求10的附加技術(shù)特征補入授權(quán)公告的獨立權(quán)利要求1以對授權(quán)公告的權(quán)利要求1作進一步限定并形成新的獨立權(quán)利要求3，該修改符合審查指南中對于進一步限定的要求。

授權(quán)公告的從屬權(quán)利要求5、7形式上雖從屬于授權(quán)公告的權(quán)利要求1，但它們實質(zhì)上分別為保護范圍比授權(quán)公告的權(quán)利要求1更小的獨立技術(shù)方案，而這樣范圍更小的獨立技術(shù)方案在授權(quán)公告的權(quán)利要求書中已經(jīng)存在，撰寫權(quán)利要求書時，為了使得權(quán)利要求書清楚簡明，通常將這樣的技術(shù)方案撰寫成從屬權(quán)利要求，故在后續(xù)的修改時，將授權(quán)公告的從屬權(quán)利要求5、7分別作為獨立的技術(shù)方案，并分別將其以獨立權(quán)利要求1、2的形式加以保護，并不屬于將一個獨立權(quán)利要求進行任意次限縮以形成任意項獨立權(quán)利要求的情形。

因此，專利權(quán)人對權(quán)利要求書的上述修改方式符合專利法第33條、專利法實施細則第69條第1款的相關(guān)規(guī)定，也符合《專利審查指南》的上述相關(guān)要求。

即該合議組主張：同一獨立權(quán)利要求中可以分別加入來自同一組權(quán)利要求中不同從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征、來自另一組權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征形成多個新獨立權(quán)利要求，在符合4.6.1節(jié)中修改原則的前提下，上述修改都是可預(yù)期并且應(yīng)當(dāng)是被允許的。

但對于同一獨立權(quán)利要求分別加入來自同一組以及另一組權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征，形成多個新獨立權(quán)利要求，是不被允許的，其不符合權(quán)利要求“一換一”式的替換原則。

[案例3]

（2019）最高法知行終19號公報案例

在阿爾法拉瓦爾股份有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人SWEP國際公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一案中[(2019)最高法知行終19號]，涉案專利授權(quán)公告文本中，從權(quán)2引用獨立權(quán)利要求1，從權(quán)18引用權(quán)利要求1或2，從權(quán)19引用從權(quán)18，從權(quán)20引用從權(quán)19。無效宣告程序中，專利權(quán)人修改了權(quán)1，將權(quán)2和權(quán)20的特征補入其中。

復(fù)審委沒有認可上述修改，認為修改后的權(quán)1中沒有包含權(quán)18、權(quán)19的特征，從而擴大了原專利的保護范圍。

一審中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院支持了復(fù)審委的觀點。

最高院觀點：一審法院認為修改擴大了原專利的保護范圍，上述認定實質(zhì)上是將修改后的權(quán)利要求與原專利權(quán)利要求19的保護范圍進行比對，比對基準(zhǔn)有誤。

應(yīng)當(dāng)將修改后的獨立權(quán)利要求與原專利保護范圍最大的獨立權(quán)利要求進行比較，而非與原專利保護范圍較小的從屬權(quán)利要求進行比較。

本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬權(quán)利要求2、20的技術(shù)特征進一步限定至授權(quán)權(quán)利要求1中，屬于對權(quán)利要求的進一步限定，該修改方式應(yīng)被接受。

即最高院主張：“原專利的保護范圍”理解為原專利的獨立權(quán)利要求的保護范圍，在對權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴大原專利的保護范圍兩大法律標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對修改方式的適度放寬，既有助于專利確權(quán)程序聚焦發(fā)明創(chuàng)造核心，又不會影響社會公眾對已授權(quán)專利文件的信賴利益。

結(jié) 語

無效宣告程序中“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式，其修改的初衷是為了避免“權(quán)利要求的合并”導(dǎo)致的修改后的權(quán)利要求保護范圍過小而損害專利權(quán)人的權(quán)益，該“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式無疑會使得無效中對權(quán)利要求的修改方案及可能性增多。

但是該修改方式并不等同于能夠?qū)⑹跈?quán)的權(quán)利要求書拆解成技術(shù)特征庫而進行隨機組合，也不能將一個獨立權(quán)利要求進行任意限縮以形成任意項獨立權(quán)利要求，而應(yīng)當(dāng)立足于該修改方式修改的初衷，平衡好專利權(quán)人的權(quán)益和社會公眾對已授權(quán)專利文件的信賴利益，并在此基礎(chǔ)上去權(quán)衡和判斷權(quán)利要求書的修改是否超出了“原說明書和權(quán)利要求書的記載”。

雖然對于“權(quán)利要求的進一步限定”修改方式修改后的權(quán)利要求是否超范圍的評判標(biāo)準(zhǔn)，目前尚無明確、統(tǒng)一的觀點，但是不排除后續(xù)會對“權(quán)利要求的進一步限定”式修改會有更明確、完善的細化規(guī)定。

在此之前，當(dāng)事人特別是專利代理人需要對所有可行的修改方式加以了解和利用，并以相關(guān)案例中傳達出的修改文本的裁量基準(zhǔn)為參考，有效利用好有限的修改時機，盡最大可能地維護當(dāng)事人的權(quán)益。

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