申請人或代理人在答復的過程中，為了克服創(chuàng)造性問題，常常會對權利要求（尤其是獨立權利要求）進行修改，增加或限定新的技術特征，以體現(xiàn)本申請具備實質性特點和顯著的進步。權利要求書本質上為法律文件，一詞一句都具備相應的法律效力，因此在審查過程中，權利要求的修改受到了嚴格的限制。

《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

修改超范圍問題是審查階段的審查重點，也是常用的駁回原因。若不慎出現(xiàn)修改超范圍的缺陷，無疑增加了駁回的風險，即使僥幸獲得授權，也會因為此缺陷而導致專利權不穩(wěn)定，容易被他人無效。

【案例】

涉案專利基本情況

發(fā)明名稱：通信終端裝置、基站裝置及通信方法

申請?zhí)枺?012101220207

申請日：2005-06-06

授權公告日：2016-06-01

專利權人：知識產權之橋一號有限責任公司

關注到申請?zhí)栔兴@示的申請日是2012年，但為何實際申請日是2005年呢？

原因在于該涉案專利屬于分案申請，其母案為2005年6月6日申請的“通信終端裝置、基站裝置及無線通信系統(tǒng)”，該母案申請公布號為CN1965602A，分案申請可以保留原申請日，即母案申請日。

華為技術有限公司與2021年5月19日對上述專利提起無效宣告請求，2021年11月18日，國家知識產權局做出第4W112427號決定，宣告專利權全部無效。

【審查過程】

請求人在提出無效宣告請求的同時，提供了涉案專利的母案公開文本及母案審查歷史文本作為證據(jù)，并在意見陳述書中認為：涉案專利權利要求1-18修改超范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

專利權人在2021年8月6日提交了意見陳述書及權利要求書全文修改替換頁，修改后的專利權利要求1所保護的內容為：

其中限定了用于向所述基站裝置通信的“多個碼”的定義。

在母案中，原申請文本和最終授權文本中的定義有所不同：

涉案專利屬于母案的分案申請，專利法實施細則第43條規(guī)定：分案申請可以保留原申請日，享有優(yōu)先權的，可以保留優(yōu)先權日，但是不得超出原申請記載的范圍。因此需要判斷涉案專利權利要求中所涉及的特征“多個碼”能否由母案的申請文本中直接、毫無疑義地確定。

在母案原申請文本第8頁最后一段中記載了“接收質量測量單元205……將其測量結果分別通知給使用子信道選擇單元206及發(fā)送功率控制單元211……根據(jù)該對應表選定與由接收質量測量單元205通知的導頻信號接收質量的測量結果對應的RACH的子信道群，再從選定的子信道群中隨機地選擇1個用于發(fā)送接入請求信號的子信道”；

在第9頁中記載了“使用由使用的子信道選擇單元206通知的RACH的子信道來進行發(fā)送。作為該預定的資源例如有定時、擴頻碼或多載波信號的子載波等”。

在第11頁及附圖6-附圖7中記載了該子信道可選擇使用的資源有“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”。

因此根據(jù)原申請文本的記載，子信道相對應的方式包括定時、擴頻碼或多載波信號的子載波等，具體可以為“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信號碼元”，但實際在權利要求中，“多個碼”屬于一種重新限定的上位化的概念，本身所包含的范圍非常寬泛，包括了“擴頻碼”這類的下位概念，除了上述三種還包括其他形式的碼，該特征并不能客觀反映原始申請文件中作為子信道資源用于區(qū)分子信道的技術信息，除此之外，在說明書實施例中，僅具體介紹了采用“擴頻碼”方式的實施例，“子載波”和“OFDM信號碼元”方式均未詳細展開介紹，因此根據(jù)原始申請文件不能直接、毫無疑義地確定“多個碼”相關特征；因此“多個碼”的保護范圍超過說明書記載的范圍。

根據(jù)上述分析，涉案專利中定義的“多個碼”保護范圍寬泛，無法直接由母案的申請文本中直接、毫無疑義地確定，因此涉案專利獨立權利要求1、7、17和18中關于“多個碼”的定義和限定特征均超出原申請記載的范圍，其從屬權利要求2-5、7-14基于引用關系，同樣超出原申請記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

綜上，專利復審委員會宣告本專利權全部無效。

值得一提的是，專利權人在母案實質審查期間，將初始限定的“子信道”最終修改定義為“擴頻碼”，具體審查及修改過程如下圖所示：

母案在第一次答復審查意見時，將其中的“子信道”修改為“多個碼”，后被認定為修改超范圍，因原始文本中記載了各子信道分別與擴頻碼相對應的方式，又將其修改為“多組擴頻碼”，從而獲得授權。

而作為分案申請的涉案專利，在審查過程期間，其權利要求一中所限定的“多個碼”也因同樣的問題被下發(fā)了三通：

但是專利權人在三通答復時認為原始文本中記載了各子信道分別與擴頻碼相對應的方式，并結合說明書中關于子信道選擇單元206和子信道分配單元209的記載，可以得出“多個碼”的記載，最終該說法得到審查員的認可，拿到了授權。

在母案和本案審查過程中針對“多個碼”這一定義是否超范圍的問題均下發(fā)審查意見通知書，但最終結果卻截然不同。其中，一方面，不同的審查員對技術特征上位概括超范圍這類問題的理解存在一定偏差，另一方面也在于申請人的答復角度。雖然原申請文本的描述中“作為該預定的資源例如有定時、擴頻碼或多載波信號的子載波等”為保守型的說法，其中“等”字表明了除列舉的之外還可能為其他的方式，但部分審查員認為結合說明書內容可以有效上位化，部分審查員認為無法從申請文本中直接推導得出，這也是導致判斷不同的因素之一。

【案例啟示】

1、從本案來看，本案涉及到分案申請，分案申請不得超出原申請記載的范圍，但筆者發(fā)現(xiàn)，母案在審查的過程中，就曾因為“多個碼”超范圍而被下發(fā)二通，而后續(xù)作為分案申請的涉案專利也出現(xiàn)了同樣的問題。“多個碼”與“擴頻碼”相比，雖然僅是一詞之差，但前者為后者的上位概念，限定概括的范圍過于寬泛，本領域的技術人員難于預見該特征所包括的除本申請具體實施方式之外的所有方式均能解決其技術問題，因此無法從申請文本中直接推導得出。

2、“能否從原申請文本直接且毫無疑義地確定的內容”是判定修改是否超范圍的一個標準，該標準實際包含兩個方面，其一是根據(jù)說明書和附圖中以文字方式或者圖形方式等明確表達的內容，其二為可以結合說明書及其附圖直接、毫無疑義地確定的內容。

3、如何避免此類修改超范圍的情況，修改超范圍問題出現(xiàn)的原因部分在于希望獲取更大的保護范圍而進行特征的修改或者上位化修改，導致修改后的權利要求超出原說明書和權利要求書記載的范圍。因此想要避免超范圍問題的出現(xiàn)，首先在于初期申請文本就要考慮到設置合理的保護范圍，進行合理上位化，避免后續(xù)出現(xiàn)保護范圍調整的情況，其次若為了調整保護范圍而進行修改，需要按照“能否從原申請文本直接且毫無疑義地確定的內容”這一標準進行核查，防止后期因超范圍問題影響最終授權或導致專利權不穩(wěn)定。

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