【前言】

專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不應(yīng)支持。

【案例】

上訴人（原審原告）：洛陽(yáng)中冶建材設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱中冶公司）

被上訴人（原審被告）：福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱海源材料公司）

涉案專利：200810130824.5 “磚的全自動(dòng)液壓成型和智能碼垛裝置”

專利權(quán)人：中冶公司

權(quán)利要求1保護(hù)內(nèi)容如下：

1.磚的全自動(dòng)液壓成型和智能碼垛裝置，包括壓磚機(jī)（1）、碼垛機(jī)器人（2）、自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）、蒸養(yǎng)車（4）和電氣控制裝置（5），壓磚機(jī)（1）包括壓機(jī)框架（11）、布料裝置（12）、模具（13）和液壓站（14），碼垛機(jī)器人（2）安裝在壓磚機(jī)（1）和自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）之間，自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）安裝在壓磚機(jī)（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)，自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）對(duì)蒸養(yǎng)車（4）進(jìn)行定位和進(jìn)給，其特征在于，碼垛機(jī)器人（2）包括碼垛機(jī)械手（22），碼垛機(jī)械手（22）進(jìn)入壓磚機(jī)（1）內(nèi)部，對(duì)磚坯上平面的殘留料進(jìn)行清掃，接著抓起磚坯并運(yùn)送到蒸養(yǎng)車（4）上進(jìn)行碼垛，電氣控制裝置（5）通過(guò)電氣線路（52）與壓磚機(jī)（1）、碼垛機(jī)器人（2）和自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）的驅(qū)動(dòng)裝置和傳感器相連，電氣控制裝置（5）通過(guò)PLC模塊（51）中的程序指令，使壓磚機(jī)（1）、碼垛機(jī)器人（2）和自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）動(dòng)作聯(lián)鎖。

專利權(quán)人中冶公司向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求海源材料公司停止侵害中冶公司涉案專利權(quán)的行為。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征包括：“壓磚機(jī)包括壓機(jī)框架、布料裝置、模具和液壓站，碼垛機(jī)器人安裝在壓磚機(jī)和自動(dòng)進(jìn)給機(jī)之間，自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在壓磚機(jī)中液壓站的對(duì)面的一側(cè)，自動(dòng)進(jìn)給機(jī)對(duì)蒸養(yǎng)車進(jìn)行定位和進(jìn)給”。

本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一為：

被訴侵權(quán)產(chǎn)品中“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在壓磚機(jī)中液壓站的對(duì)面的一側(cè)”與涉案專利權(quán)利要求1中“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）安裝在壓磚機(jī)（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”的技術(shù)特征是否構(gòu)成等同，即是否可以將“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案納入專利保護(hù)范圍內(nèi)。

本案在授權(quán)程序中，專利權(quán)人將申請(qǐng)公布文件中的權(quán)利要求3并入權(quán)利要求1，即將“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）安裝在壓磚機(jī)（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”這一特征并入權(quán)利要求1中。

針對(duì)以上修改，對(duì)自動(dòng)進(jìn)給機(jī)和壓磚機(jī)中液壓站的位置關(guān)系“不同的一側(cè)”是否適用禁止反悔原則，原審法院與二審法院給出了不同的觀點(diǎn)。

原審法院認(rèn)為：

涉案專利從申請(qǐng)到授權(quán)的過(guò)程中，申請(qǐng)公布文件和授權(quán)文件中均只有“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)（3）安裝在壓磚機(jī)（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”這一技術(shù)特征，授權(quán)文件只是將原權(quán)利要求3并入權(quán)利要求1，但并未對(duì)內(nèi)容作任何修改，因此，海源材料公司、海源裝備公司主張就該技術(shù)特征適用禁止反悔原則的意見(jiàn)，不予采納。

二審法院則認(rèn)為：

專利權(quán)人通過(guò)對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的修改，限定了自動(dòng)進(jìn)給機(jī)與壓磚機(jī)中液壓站的位置關(guān)系為“相同的一側(cè)”。專利權(quán)人為獲得授權(quán)，依照國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的審查意見(jiàn)，修改了權(quán)利要求1的內(nèi)容，將原屬于權(quán)利要求3的內(nèi)容，包括自動(dòng)進(jìn)給機(jī)的安裝位置在內(nèi)的技術(shù)特征并入了權(quán)利要求1，屬限制性修改。該并入后的權(quán)利要求1明確自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在壓磚機(jī)中液壓站的“相同的一側(cè)”，應(yīng)視為放棄能夠且已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到的“不同的一側(cè)”技術(shù)方案，根據(jù)禁止反悔原則，對(duì)自動(dòng)進(jìn)給機(jī)和壓磚機(jī)中液壓站的位置關(guān)系“不同的一側(cè)”不應(yīng)納入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，也不宜將其擴(kuò)大解釋為與“相同的一側(cè)”等同的技術(shù)特征。

根據(jù)二審法院的觀點(diǎn)可以看出，授權(quán)過(guò)程中的限制性修改應(yīng)視為放棄能夠預(yù)見(jiàn)的其他技術(shù)方案。盡管原始申請(qǐng)文本中未記載“不同的一側(cè)”這一技術(shù)特征，但自動(dòng)進(jìn)給機(jī)與液壓站之間的關(guān)系可以有兩個(gè)不同的技術(shù)方案，即自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在液壓站“相同一側(cè)”和“不同一側(cè)”，專利權(quán)人通過(guò)修改，將位置關(guān)系限定為“相同的一側(cè)”，對(duì)于能夠預(yù)見(jiàn)到的“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案應(yīng)視為放棄，因此，本案應(yīng)適用禁止反悔原則。

基于以上分析，二審法院最終認(rèn)為，被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利權(quán)利要求1記載的全部技術(shù)特征相比，至少存在與涉案專利權(quán)利要求1記載的“自動(dòng)進(jìn)給機(jī)安裝在壓磚機(jī)中液壓站的相同的一側(cè)”這一不同的技術(shù)特征，故未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，駁回中冶公司的上訴請(qǐng)求。

【案例啟示】

專利申請(qǐng)人在授權(quán)程序中應(yīng)慎重修改權(quán)利要求，對(duì)于能夠預(yù)見(jiàn)的能實(shí)現(xiàn)基本相同的技術(shù)效果的技術(shù)特征不應(yīng)輕易放棄，否則該技術(shù)特征可能會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手規(guī)避專利權(quán)的手段，而該放棄的技術(shù)特征也會(huì)因禁止反悔原則而被排除在專利保護(hù)范圍之外。