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在答復(fù)文本以及審查意見中，經(jīng)常會看到“預(yù)料不到的技術(shù)效果”一詞，如審查意見指出“申請人也沒有提供證據(jù)證明本申請相對于對比文件1的產(chǎn)品取得何種預(yù)料不到的技術(shù)效果”，同樣，答復(fù)人員也常常熱衷于從“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的角度進(jìn)行答復(fù)以期獲得授權(quán)，但實際上，答復(fù)人員對于預(yù)料不到的技術(shù)效果往往判定錯誤，其絕非簡單判定優(yōu)劣即能夠得到對應(yīng)的結(jié)論。
那么，什么是預(yù)料不到的技術(shù)效果？
《審查指南》記載了發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果：
發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或者推理出來。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。
由以上可知，簡單的優(yōu)劣判定并不是判定預(yù)料不到的技術(shù)效果的充分條件，必須從“質(zhì)”和“量”的角度進(jìn)行細(xì)化判斷。
因此，如何證明預(yù)料不到的技術(shù)效果？
是否取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，對于“質(zhì)”的變化判斷相對而言較為簡單，筆者不再贅述，僅以幾個示例重點談?wù)剬τ凇傲俊钡淖兓呐袛唷?/span>
案例1“一種增深劑及其制備方法”的申請文本中記載了增深劑的多個功效，具體如下所示（僅選取部分示例）：
其中，實施例1和對比例2的主要區(qū)別在于，二甲基二氯硅烷、甲基環(huán)四硅氧烷、聚二甲基硅氧烷和環(huán)己基甲基二甲氧基硅烷的重量份比不同，基于實施例1和對比例2的效果比對，答復(fù)人員答復(fù)內(nèi)容如下：
從該答復(fù)文本中可以看出，答復(fù)人員對于預(yù)料不到的技術(shù)效果這一結(jié)論的得出是基于實施例1（含有特定重量份比的四種成分）效果顯著優(yōu)于對比例2所得出的，并沒有進(jìn)行“顯著”性的分析，同時也更沒有“質(zhì)”和“量”的細(xì)化說明，顯然無法得出“是預(yù)料不到的技術(shù)效果”這一結(jié)論的。
案例2（選自《審查指南》）：在一份制備硫代氯甲酸的現(xiàn)有技術(shù)對比文件中，催化劑羧酸酰胺和/或尿素相對于原料硫醇，其用量比大于0、小于等于100%（mol）；在給出的例子中，催化劑用量比為2%（mol）～13%（mol），并且指出催化劑用量比從2%（mol）起，產(chǎn)率開始提高；
從上述案例可以看出，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期從2%起產(chǎn)率提高，無法預(yù)期2%以下對于產(chǎn)率提高的影響，而該發(fā)明的方案采用了較小的用量即實現(xiàn)了產(chǎn)率的提高，可見其產(chǎn)生的“量”的變化超出了人們的預(yù)期，也即取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果這一判斷是正確的。
案例3（詳見第45870號無效宣告請求審查決定）：
綜上，預(yù)料不到的技術(shù)效果判定并非簡單判定優(yōu)劣，需考慮“質(zhì)”或“量”的情況，而在“量”的判定中，需要判定是否“超出人們預(yù)期的想象”。
其一，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員對于這類發(fā)明技術(shù)效果的普遍預(yù)期是怎樣的；
其二，本領(lǐng)域技術(shù)人員對于區(qū)別特征會引起的效果變化的預(yù)期是怎樣的；
其三，判斷“量”的變化是否超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的上述預(yù)期。
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