近期參加了一些新藥研發(fā)的行業(yè)論壇，也和很多新藥研發(fā)型企業(yè)進行了交流，發(fā)現(xiàn)大家都對新藥研發(fā)過程的專利申請和布局有一定的意識和重視程度，這是我們作為專利從業(yè)者很樂意看到的情形。

但是在交流中發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)的技術(shù)研發(fā)依附于國內(nèi)的高校、研究所、CRO機構(gòu)，其企業(yè)主體是在海外注冊，在國內(nèi)沒有注冊公司，在專利申請時，基于各種理由，是由海外注冊的公司作為申請人先在海外進行專利申請，再通過巴黎公約或者PCT途徑進入中國。

這種情形下申請的專利在進入中國時，存在因沒有進行“保密審查”而不予授權(quán)的風(fēng)險。

專利法第二十條第一款規(guī)定：任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國提交專利申請的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)國務(wù)院專利行政部門進行保密審查。

專利法實施細(xì)則第五十三條規(guī)定，實質(zhì)審查程序中，如果發(fā)明不符合專利法第二十條第一款的規(guī)定，則應(yīng)當(dāng)予以駁回。

專利法實施細(xì)則第六十五條第二款中，將被授予的專利權(quán)不符合專利法第二十條第一款規(guī)定為可以宣告專利權(quán)無效或者部分無效的理由。

從上述規(guī)定中可以看出，在中國完成的發(fā)明沒有經(jīng)過保密審查先向海外進行專利申請，再進中國時，該專利可以直接被駁回，而授權(quán)后也可以以沒有經(jīng)過保密審查為理由進行專利無效。

以真實案例進行說明

01

申請?zhí)枮?01720389490.8的“一種可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱”專利就是因為保密審查條款作為核心無效理由被全部無效。

該案中請求人使用的核心理由為：

1）證據(jù)1-2、證據(jù)1-3、證據(jù)1-4證明本專利與US62/436730號美國臨時申請屬于同一主題的相同申請。

2）證據(jù)2-1、2-2證明本專利的發(fā)明人均為中國人，發(fā)明人的研發(fā)地址及專利申請人在中國大陸。

專利權(quán)人在中國大陸具有完善的研發(fā)體系和研發(fā)機構(gòu)且依托國家/省級的研發(fā)項目進行了大量的技術(shù)研發(fā)。本領(lǐng)域具有較大的技術(shù)壁壘，需要結(jié)合生產(chǎn)才能有效研發(fā)，且證據(jù)2-1招股說明書發(fā)布之前專利權(quán)人在境外尚無研發(fā)公司，因此可以證明本專利發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是在中國大陸完成的。

3）本專利技術(shù)方案未進行保密審查，證據(jù)1-3未發(fā)現(xiàn)有符合保密審查規(guī)定的保密審查的相關(guān)文件。

基于上述理由，請求人提交的證據(jù)能夠相互印證：本專利的發(fā)明創(chuàng)造在國內(nèi)完成具有高度蓋然性，在專利權(quán)人未能提供充分的證據(jù)推翻上述事實的情況下，合議組確認(rèn)本專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國內(nèi)完成的，從而認(rèn)定未履行向國務(wù)院專利行政部門提請進行保密審查的義務(wù)而全部無效。

02

申請?zhí)枮?01180020648.X的“一種環(huán)烯基在β位取代的丙氨酸的不對稱合成方法”的專利無效案中，請求人以該案中的核心研發(fā)人員長期居住在中國，并無海外旅居經(jīng)歷作為核心突破口，認(rèn)為該案的技術(shù)方案是在中國境內(nèi)完成，沒有經(jīng)過保密審查直接在海外進行申請而提起專利無效.

雖然最終因為證據(jù)不足導(dǎo)致無效失敗，但也給我們有類似情形的申請敲響警鐘，尤其是僅在海外注冊公司但主要發(fā)明人均在國內(nèi)的情形，防止被競爭對手以“保密審查”為突破口對我們的核心專利進行精準(zhǔn)狙擊。

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